Cxense Display
Findes i: #10 (December/2004) side 30
Artikeltype: Patenter og varemærker
Forfatter(e): Peter Cordsen
   
I en række tilfælde kan man med fordel indgå en patentlicensaftale selv om der endnu ikke foreligger en patentansøgning. Men fremgangsmåden er ikke uden faldgruber og bør vælges efter en omhyggelig risikovurdering.

I en klassisk patentlicensaftale handler to eller flere parter om en etableret eneret. Det sker f.eks. når én virksomhed sælger en patentlicens til en anden. Det er almindeligt at udviklings-orienterede virksomheder indleverer mange patentansøgninger, der med tiden fører til udstedte patenter i Danmark og ikke mindst internationalt.
Der er altså etableret en eneret, og det er den man handler med i den klassiske patentlicensaftale.
Men nu går der jo et stykke tid – flere år – fra den første patentansøgning indle-veres og til der er udstedt patenter i de lande, hvor dækningen ønskes. Internatio-nal patentering koster endvidere en masse penge. Man kan groft sagt regne med, at tre år efter, at en patentansøgning er indleveret, er der enten investeret ¼ - ½ mio. kr. i patentsagen – eller også er den opgivet.
For mange år siden fandt man derfor ud af, at det ikke er hensigtsmæssigt at sidde og vente på at disse rettigheder bliver udstedt, før man kan indgå en licensaftale.
Derfor er det almindelig praksis at indgå patentlicensaftaler alene på basis af en indleveret patentansøgning. Denne praksis benyttes, hvis der er tale om teknologier i de tidlige faser, og det vil næsten altid være tilfældet, hvis licensgiver er en forsker, et universitet eller en privat opfinder. Men mange virksomhed-til-virksomhed aftaler indgås også alene på grundlag af en indleveret patentansøgning. Der indgås altså tusindvis af den slags aftaler årligt på verdensplan.
Men – hov – hvad er det så lige, der handles med? – for der er jo ikke nogen eneret! Nej, og det er vigtigt at notere sig. Man handler faktisk på forventet efterbevilling. Patentlicensaftalen omhandler de rettigheder, som parterne forventer vil udspringe af den eller de indleverede patentansøgninger.
Derfor indeholder licensaftaler af denne type en række bestemmelser der tager højde for en lang række forskellige muligheder. (hvad sker der med licensbetalingen, hvis et eller flere patentkrav må opgives i visse lande etc.) Disse bestemmelser kan ofte være ganske omfattende og indviklede, hvis der skal tages hensyn til alle tænkelige scenarier.
Jamen – hvis der alligevel ikke eksisterer nogen eneret, på det tidspunkt, hvor licensaftalen indgås – kan man så ikke gå et skridt videre og indgå en licensaftale endnu før der er indleveret en patentansøgning?
Jo, det kan man godt, hvis to væsent-lige kriterier er opfyldt. Det, at disse kriterier skal opfyldes, kan samtidig ses som denne fremgangsmådes væsentligste ulemper.

Krav om hemmeligholdelse

Det er helt afgørende, at opfindelsen hemmeligholdes, indtil der er indleveret en patentansøgning. Derfor må der kun gives information om opfindelsen til personer der holder denne viden hemmelig.
Det kan man i praksis sikre ved, at der indgås en hemmeligholdesesaftale. Hemmeligholdelsesaftaler (også kendt som Non Disclosure Agreements, NDA) kan findes på Internettet i mange forskellige udformninger. De Nordiske Opfindelsesstøttende Organisationers Samarbejde – NOIS har udarbejdet en fællesnordisk aftale som frit kan hentes på dansk og på engelsk, inklusiv en vejledning i dens brug på http://opfind.teknologisk.dk/6594
Men brugen af en hemmeligholdelsesaftale kræver naturligvis, at den licens-tagende virksomhed er indstillet på at indgå en sådan aftale, og det er ikke altid tilfældet. Navnlig visse store virksomheder ønsker ikke at indgå hemmeligholdelses-aftaler, fordi det kan være svært for dem at vide, om en eller anden afdeling i en afkrog af virksomheden måske arbejder med det samme som opfinderen.
Hvis virksomheden ikke ønsker at underskrive en hemmeligholdelsesaftale, er licensformidling uden patentansøgning kun mulig, hvis opfinderen er parat til at imødese, at muligheden for patent kan forspildes.

Opfinderen skal have is i maven
Det kræver en vis portion is i maven hos opfinderen at licensforhandle uden en patentansøgning, for risikoen for at noget går galt er større end hvis der er indleveret en patentansøgning. Nogle af de risici der er tale om er:
• Virksomheden overtræder hemmeligholdelsesaftalen og snupper opfindelsen. Man kan ikke se bort fra denne risiko, men efter at Opfindelser & Kreativitet har indgået tusindvis af hemmeligholdelsesaftaler uden problemer af denne art, må risikoen vurderes som begrænset. Men det er klart, at man må vælge sin virksomhed med en vis skepsis. Det er lettere at retsforfølge en virksomhed i Nordeuropa end i Mellemamerika.
• En anden opfinder indleverer en patentansøgning først. Det er først og fremmest her, der kræves is i maven, for faren er reel – og hvad værre er – den kan ikke kontrolleres. Her må man i hvert enkelt tilfælde nøje vurdere fordele og ulemper. Hvis opfindelsen er inden for et kendt teknologiområde – lad os sige, at man i princippet godt kunne have gjort opfindelsen for 20 år siden – så er risikoen for at en anden kommer først ikke stor. Men er opfindelsen inden for et område hvor udviklingen går stærkt, er risikoen reel. Patentlitteraturen kan ofte give et godt fingerpeg.
Der er dog en måde at bløde disse forhold op på. Opfinderen kan indlevere en patentansøgning, som han selv udformer. Det koster kun indleveringsgebyret (eller man kan endog undlade at betale dette i henhold til den navnkundige »Haraldsted-metode«). En sådan patentansøgning kan dog efter vores opfattelse kun ses som en forsikring mod dårlig nattesøvn, og hvis den på et tidspunkt skal bruges til noget, må en patentagent ubetinget kobles på. Derved kan noget måske reddes, men så god som en patent-ansøgning der er udarbejdet fra grunden af en patentagent, bliver en sådan ansøgning aldrig. Bliver der ikke brug for denne »forsikring«, er det vigtigt at ansøgningen trækkes tilbage førend en patentagent udformer den rigtige patentansøgning.

Billigere for opfinderen
Hvis disse to kriterier kan opfyldes, byder fremgangsmåden en række fordele.
Det er vores erfaring, at skal en opfindelse føre til noget, skal der udarbejdes en patentansøgning af en person der ikke bestiller stort andet. Det vil næsten altid sige en patentagent, og sådan en koster penge. Alt efter opfindelsens art må man påregne en udgift inden for de første 11 måneder på mellem 20-80.000 kr. – i nogle tilfælde mere. Det er klart, at hvis den licenstagende virksomhed kontraktligt forpligtes til at foretage denne investering, er det en stor fordel for opfinderen (virksomheden skal naturligvis forpligtes til at indlevere patentansøgningen i opfinderens navn).
Specielt i et skatteplaget land som Danmark er der stor forskel på, om en virksomhed investerer skattefri virksomhedskapital og på om en privatperson investerer beskattede midler. Endnu mere grelt bliver forholdet, hvis patentansøg-ningen overgår i en international fase, med dertil hørende omkostninger. En væsentlig fordel er derfor, at opfinderens omkostninger reduceres.

Optimal kvalitet og dækning
Hvis patentansøgningen udarbejdes umiddelbart før et produkt sendes på markedet, kan den medtage den nyeste viden. Ofte sker der betydelige ændringer af en opfindelse under produktmodningen, og vi har set talrige eksempler på, at der må udarbejdes en helt ny patentansøgning efter produktmodningen, selv om der allerede er indgivet en ansøgning tidligere i processen. Den sene indlevering giver også bedre mulighed for at kombinere forskellige beskyttelsesformer, f.eks. patent og design.
Den licenstagende virksomhed får en bedre cash-flow-situation, fordi den kan nå at få indtægter på opfindelsen, før de store investeringer til internationale patenter skal finde sted, og valget af lande kan ske på baggrund af viden om markedernes respons.

Konklusion

I udvalgte tilfælde kan der være store fordele forbundet med at forhandle og indgå patentlicensaftaler før der er indleveret en patentansøgning. Metoden kræver grundige overvejelser og vurdering af risici i hver enkelt tilfælde. Det er vigtigt, at der indhentes så meget forhåndsviden som muligt om den kommende patentansøg-nings muligheder for at føre til udstedelse af patent. Alle udfaldsrum og konsekvenser skal tænkes igennem og nedfældes i licensaftalen.
Benyttes fremgangsmåden rigtigt, medfører den store fordele for både opfinder og licenstager. Hos Opfindelser & Kreativitet har vi gennem de sidste ca. 20 år indgået flere hundrede af den slags aftaler – og vi har aldrig haft problemer der var knyttet til det særlige ved denne fremgangsmåde.
Der er en række andre forhold, end de ovennævnte, der skal tages hensyn til, men du er altid velkommen til at ringe til Opfindelser & Kreativitet på 72 20 27 50 og få en kortvarig, gratis rådgivning. Generel rådgivning om opfindelser, patenter og licenser kan du finde på: www.opfind.teknologisk.dk

© Peter Cordsen, Teknologisk Institut 2003
 

Dansk Iværksætter Forening · NOHO · Flæsketorvet 26 · 1711 København V · CVR: 10172942 · redaktion@ivaerksaetteren.dk · info@ivaerksaetteren.dk
Dudal Webdesign